Marcas constituidas por colores

Marcas constituidas por colores

04/03/2019



Extracto de la Conferencia impartida por Ángel Díez Bajo, el pasado 10 de mayo de 2018, para la SECCIÓN PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL – ICAM

En los textos legislativos de ámbito internacional más relevantes, el color como marca es una posibilidad real. Así, el artículo 15 del ADPIC incluye las combinaciones de colores como signos registrables. Por su parte, en el Protocolo de Madrid, se admite que el objeto de la solicitud del registro sea un color único. Finalmente, el artículo 6 quinquies B del CUP, no recoge el color como causa de exclusión del registro.


Por su parte, en ámbito europeo, el caso LIBERTEL al que más adelante me referiré, supuso un punto de inflexión en la materia. Así pues, con anterioridad al caso LIBRTEL, la Directiva 89/104 no contemplaba las marcas de color, pero tampoco las prohibía. En la misma línea, la EUIPO (DO OAMI nº5/96) establece que “el artículo 2 [de la Directiva 89/104] no excluye la posibilidad de [...] registrar como marca una combinación de colores o un solo color [...] siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otras”. Sin embargo, la Ley de Marcas de 1988 prohibía expresamente el registro como marca del color “per se


En conclusión, en materia de marcas de color, en el ámbito europeo, y antes del caso LIBERTEL, imperaba la Color Depletion Theory, según la cual,el color es un signo de carácter limitado (7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta) y extremadamente simple, por lo que carece de carácter distintivo ya que no podrá ser identificado por un consumidor medio si se le obliga a compararlo con otro muy similar. En consecuencia, de permitirse su registro se estaría otorgando un monopolio que comportaría graves problemas desde el punto de vista de la competencia


Pues bien, en la STJUE de 6 de mayo de 2003 (TJCE 2003/224) (Caso Libertel Groep BV) se dice que un color puede constituir una marca. La Directiva 2008/95/CE y Ley de Marcas de 2001 no las incluye en el listado de signos registrables, pero tampoco se prohíben. Finalmente, la Directiva2015/2436 las incluye en su artículo 3.


Así pues, se pasa de la Color Depletion Theory al registro como marca del color que cumpla los requisitos generales para poder constituir marca: signo, susceptible de representación gráfica, que permita distinguir productos o servicios en el mercado.


Dicho esto, procede que nos centremos en las dos piezas clave al respecto de esta temática: la representación gráfica y el carácter distintivo


En cuanto a la representación gráfica de las marcas de color en el ámbito europeo, se nos plantea un problema de índole formal, en relación con el principio de certeza, que implica determinar de forma exacta el signo marca y los bienes y servicios a los que pretende distinguir.


El modo de representación gráfica más eficaz, según la EUIPO, es la descripción verbal del color mediante un código de identificación (Pantone, Ral o Focoltone) si bien, su utilización no es obligatoria (SCT 16/2 del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas) pero sí muy recomendable. No obstante, basta con que la identificación del color sea precisa, no suponga una carga onerosa para terceros, y se cumplan los requisitos de la STJUE Sieckmann (STJCE, 12 de diciembre de 2002, C-273/00, “Sieckmann”: objetiva, duradera, completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible)


Si atendemos a las distintas posibilidades de marca como color, la primera representación gráfica a considerar es la de las marcas de color “per se”.


En este sentido, destaca el caso “Orange” (Resolución de la 3ª Sala de Recurso, de 12 de febrero de 1988 – Asunto R7/97-3). El conflicto consistía en lo siguiente. La empresa Orange Personal Communications Services Ltd solicitó el color naranja para las clases 9 y 38 de Niza. La representación gráfica en la solicitud era la palabra “orange” En la Resolución, se afirma que “el color transmite ideas, sentimientos, pero no es adecuado para comunicar información precisa” (línea restrictiva de la protección del color como marca). Además, se dice que la representación gráfica de la marca de color “per se” deberá incluir un tono de color específico para unos productos o servicios específicos.


En idéntico sentido se pronuncia la Sentencia del TPI de 25 de septiembre de 2002 (Asunto T-316/00. Caso “Viking-Umwelttechnick Gmbh”), relativo a la tutela como marca de la combinación de colores “verde y gris”.


Por encima del caso “Orange”, destaca el caso “Libertel” STJUE de 6 de mayo de 2003 (TJCE 2003/224). En este cas se planteó un conflicto distinto. La empresa Libertel Groep BV solicitó el color naranja para las clases 9 y 35 a 38 de Niza.


La representación gráfica en la solicitud era un rectángulo de color naranja y la descripción verbal “naranja”. En este caso, el Tribunal declaró que la representación gráfica de la marca de color “per ser” deberá incluir:  una descripción verbal del color, una muestra del color de fácil acceso y que perdure, y un código de identificación internacional. En este último sentido, si la descripción verbal o la muestra del color no son claras, precisas, duraderas ni objetivas, la solicitud quedará solventada –en principio- si se incluye un código de identificación internacional del color “per se” que se solicita.


En segundo lugar, la representación gráfica de las marcas formadas por varios colores, que han recibido un trato más favorable que el registro como marca del color “per se”.


Las combinaciones de colores permiten que los mismos colores puedan emplearse por distintos operadores siempre que el consumidor pueda reconocer el origen empresarial. En este sentido, destaca la Resolución de la Primera Sala de Recurso de 25 de enero de 2000. R 136/1999-1. Caso “Negro-verde-negro”, para seguros y servicios financieros.


Por otra parte, en el caso “Heidelberger” STJUE de 24 de junio de 2004 (Asunto C-49/02), se planteó el siguiente conflicto. La empresa Heidelberger Bauchemie GmbH solicitó el color azul y amarillo para productos de construcción. En la solicitud incluyó la combinación del azul y amarillo, en yuxtaposición rectangular, un código de identificación internacional, y una descripción gráfica que decía que estos colores “se utilizan en todas las formas concebibles”


Pues bien, se dijo que la representación gráfica de la marca formada por varios colores deberá incluir lo mismo que la formada por un color “per se”. Si bien se denegó la marca por culpa de la mención de dos o más colores “en todas las formas imaginables”, puesto que no permitiría al consumidor memorizar una combinación concreta


La marca “Red Bull” también sufrió las consecuencias de la dificultad de su representación gráfica cuando la misma fue solicitada como color. Así, destaca la Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda), de 30 de noviembre de 2017 (Asuntos T?101/15 y T?102/15). En el asunto T?101/15, Red Bull GmbH registró el color azul y plata para bebidas energéticas. En la solicitud se incluyó la descripción gráfica: “La protección solicitada incluye los colores azul (RAL 5002) y plateado (RAL 9006). La proporción de los colores es de aproximadamente 50 %?50 %


La empresa Optimum Mark sp. z o.o. solicitó (y obtuvo) su nulidad porque, la representación gráfica no es clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, ni incluye una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente; y, porque, la formulación «aproximadamente» 50 %?50 %, permitía numerosas disposiciones.


En el asunto T?102/15, Red Bull GmbH registró el color azul y plata para bebidas energéticas. En la solicitud se incluyó la indicación de los colores azul (Pantone 2747 C), plateado (Pantone 877 C) junto con la descripción: “Los dos colores se aplicarán en igual proporción y yuxtapuestos”. La empresa Optimum Mark sp. z o.o. solicitó (y obtuvo) su nulidad porque, la representación gráfica no es clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, ni incluye una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente. Y, porque el término «yuxtapuestos» puede entenderse como «que tienen un borde común» o «situados uno junto a otro» o «tratados conjuntamente para crear un efecto de contraste», por tanto, la descripción no era completa, clara y precisa en sí misma.