Recientemente ha sido noticia la intervención policial en Avilés, de 2.408 artículos supuestamente falsificados, con un valor de venta al público de 20.000 euros. Esas cantidades son muy superiores en Madrid. https://www.lne.es/aviles/2018/12/01/golpe-policial-pirateria-accesorios-telefonia/2389696.html

Estos establecimientos son de sobra conocidos por todos. Se trata de tiendas especializadas en la venta de artículos de sonido como auriculares o altavoces; cámaras de fotos compactas; productos de comunicación como antenas para wifi o routers; productos informáticos como teclados o pantallas; relojes de todo tipo; adaptadores, cargadores; o terminales de móvil y artículos relacionados, como fundas, carcasas, componentes internos y componentes externos.

Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, estos establecimientos prestan servicios de reparación. Para ello, los responsables del establecimiento necesitan piezas de recambio, que adquieren en el mercado de desguaces de terminales, o mediante el despiece en su propio taller de los terminales cuyo propietario prefiere entregar a cambio de un precio especial por la compra un terminal nuevo.

El problema aparece cuando, estos establecimientos, colocan, a la vista de cualquiera, letreros en los que se anuncian dichos servicios de reparación. El cartel llama la atención de la policía que, tras inspeccionar el establecimiento, incauta todo el producto que le parece sospechoso de infringir marcas registradas por multinacionales del sector de la telefonía.

De nada sirven las explicaciones cuando un grupo de intervención de la policía ha decidido incautar estos productos. Es más, el número de artículos incautados puede superar los varios miles de unidades, toda vez que estos establecimientos poseen almacén propio y los repuestos no se guardan en su embalaje original, lo que es completamente lógico y razonable, teniendo en cuenta su naturaleza de despiece o de producto de segunda mano.

Sin embargo, no estamos ante falsificaciones sino ante producto original, pero procedente del mercado de despiece o de segunda mano. Se trata de piezas originales, que ya fueron puestas en circulación por la marca y que su propietario ha decidido sobre el destino de las mismas.

Por el simple hecho de publicitar en un cartel que nuestro establecimiento ofrece servicios de reparación de telefonía móvil, nos podemos encontrar con que la policía se incauta de todo el material del que disponemos en nuestro taller y almacén. Y es más, esto ocurrirá de forma sorpresiva puesto que la policía puede actuar de oficio sin necesidad de que, previamente, hubiera existido una denuncia formal de alguna marca registrada.

La actuación policial supone la apertura de diligencias policiales. Posteriormente se iniciarán diligencias preliminares ante el Juzgado de Instrucción, desde donde se tomará declaración al responsable y se realizarán los ofrecimientos de acciones a los titulares o representantes de las marcas. Éstos, en muchos casos, a pesar de saber que no están ante  falsificaciones, sino ante producto original procedente del mercado de despiece o de segunda mano, intentarán solicitar daños y perjuicios, además de la destrucción de los productos incautados. Afortunadamente, no siempre ocurre así, y muchos titulares o representantes rechazan el ofrecimiento de acciones, simplemente porque el producto en cuestión no infringe sus títulos de marca registrada.

Esta es la situación, resumidamente expuesta, sin analizar el trasfondo jurídico. Sin embargo, resulta interesante, también, explicar por qué estamos ante una conducta ajena al tipo penal del delito contra la propiedad industrial.

El artículo 274.1 del Código Penal, castiga al que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro: a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.

Así las cosas, el tipo penal exige que, en la conducta del presunto infractor, en primer lugar, exista el elemento subjetivo del dolo. Esto es, que con plena consciencia de la falsedad de la mercancía, el presunto infractor realice los actos de fabricación, producción, importación, ofrecimiento, distribución, comercialización al por mayor, o almacenamiento.

Lo cierto es que el dolo, como elemento subjetivo del delito, implica la necesidad de malicia para la apreciación del mismo; implica el conocimiento de la falsedad de los productos y el ánimo de defraudar a los titulares de las marcas. Esta es la correcta interpretación del elemento subjetivo del tipo, el actuar “a sabiendas” como establece el precepto penal.

En este sentido se pronunciaron las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 17, de 3 de mayo de 2001; de 23 de mayo de 2001 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23; de 5 de mayo de 2006 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 7º, entre otras.

En segundo lugar, como elemento objetivo del tipo penal, destaca la necesidad de que el derecho de propiedad industrial afectado se encuentre registrado. Como es sabido, en derecho de marcas rige el principio de territorialidad, según el cual, una marca, despliega sus efectos en el territorio para el que ha sido concedida. Así, por ejemplo, un registro de marca en España no despliega efectos en el territorio de Alemania. De modo que sin acreditar el registro del derecho, no puede imputarse delito contra la propiedad industrial.

Se explica en la sentencia de 12 de noviembre de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid, que determina que es un elemento esencial del tipo penal al que nos venimos refiriendo, que el derecho de propiedad industrial cuya vulneración se invoca, se encuentre registrado conforme a la legislación de marcas a la que se remite el precepto. También, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de junio de 2011, en la que se confirma que la antijuridicidad del tipo, exige que la titularidad se encuentre protegida por la previa inscripción registral.

El delito contra la propiedad industrial no sanciona la venta sin licencia oficial de la marca, ni las ventas que infrinjan normativa de rango administrativo, ni las importaciones paralelas por haberse adquirido directamente del fabricante en lugar del licenciatario nacional, ni vender sin emitir facturas. No, el artículo exige que, además de todo lo anterior, se produzca el riesgo de confusión en la mente del consumidor, entre los productos o servicios presuntamente fraudulentos y los originales.

Y es que, otro principio que rige en derecho de marcas es el de especialidad, según el cual, la marca protege los productos los servicios para los que ha sido registrada, y no otros. Por tanto, es preciso que estemos ante productos o servicios idénticos o similares, y que estos incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con la marca.

Resta por concluir que han sido varias las resoluciones que hemos obtenido en las que se ha absuelto a nuestros representados, involucrados en diligencias policiales y posteriormente judiciales, por las razones que se han expuesto al inicio de este comentario.